Arturo Ishbak González
Asociado
Brinks, Gilson & Lione
Este es el segundo y último artículo en el cual analizo la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos en la apelación de Samsung en contra del veredicto del Jurado que la sancionó por la infracción de algunos diseños industriales de Apple, reconoció la validez de dos modelos de utilidad, y condenó a Samsung con el pago de daños por la infracción de dichos diseños industriales y modelos de utilidad.
La decisión fue emitida por la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos (la “Corte”) en Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015) el 18 de Mayo de 2015. En éste artículo me enfocaré exclusivamente en la opinión referente a los diseños industriales.
Los diseños industriales infringidos en éste caso fueron los No. D618,677 (“D’677 patent”), D593,087 (“D’087 patent”), y D604,305 (“D’305 patent”), los cuales reivindicaron ciertos elementos de diseño incorporados en el iPhone de Apple:
Los modelos de utilidad infringidos fueron los No. 7,469,381 (“‘381 patent”), 7,844,915 (“‘915 patent”), y 7,864,163 (“‘163 patent”), los cuales reivindicaron ciertas características en la interface del usuario del iPhone.
La Corte de Distrito confirmó el veredicto del Jurado respecto a la infracción, dilución y validez de las invenciones en la apelación de Samsung. La Corte de Distrito también confirmo la sanción de $639,403,248 por concepto de daños, pero ordenó un nuevo Juicio parcial por la cantidad restante porque ésta se relaciona con un periodo en el cual Samsung no tenía conocimiento de la existencia de las patentes infringidas. El Jurado en el Juicio parcial concedió a Apple $290,456,793 por concepto de daños, cantidad confirmada por la Corte de Distrito en Juicio posterior. El 6 de marzo de 2014, la Corte de Distrito emitió un juicio final a favor de Apple y Samsung apeló la decisión. El 18 de Mayo de 2015 la Corte afirmó el veredicto del Jurado en relación con los diseños industriales infringidos, la validez de dos modelos de utilidad, y la reparación del daño apelado por Samsung.
Ahora bien, ¿Qué es un diseño industrial? un diseño consiste en las características visuales ornamentales incorporadas en, o aplicadas a un artículo. Toda vez que un diseño se manifiesta en apariencia, el objeto de un diseño industrial puede relacionarse con la configuración o forma de un artículo, con la ornamentación superficial aplicada a un artículo, o con la combinación de configuración y ornamentación superficial. Un diseño para la ornamentación superficial es inseparable del artículo al cual se aplica y no puede existir por sí solo. Este debe ser definido en la ornamentación superficial aplicada a un artículo.
Los siguientes son ejemplos de diseños industriales:
En nuestro caso, Samsung argumentó tres cuestiones ante la Corte; funcionalidad, engaño, y comparación con el arte previo, todas éstas en el contexto de las instrucciones del Jurado y la evidencia que sustentó su veredicto.
Respecto a los aspectos funcionales de los diseños industriales hechos valer, la Corte decidió que las instrucciones del Jurado, ya limitaban el alcance de los diseños industriales hechos valer a los elementos “ornamentales” a través de la interpretación de las reivindicaciones: los diseños industriales fueron interpretados como reivindicando “los diseños ornamentales” mostrados en los dibujos presentados.
En relación con el engaño, es importante recordar que un diseño industrial le otorga a su titular el derecho de prevenir a terceros de hacer, usar, o vender un producto que se asemeje al producto patentado que un “consumidor promedio” podría comprar pensando que se trata del producto patentado. El consumidor promedio es generalmente considerado el comprador minorista de productos de un tipo en particular en lugar de un experto, quien tiene menos posibilidades de ser engañado.
Asimismo, es importante tener en mente que la comparación no se hace un producto junto al otro, el examen implica al consumidor promedio hipotético quien, estando enterado del producto patentado, encuentra por primera vez el producto señalado como infractor.
El consumidor promedio presta la misma atención que prestaría en decidir comprar un producto. Un refinamiento del examen implica que la comparación debe ser hecha entre los dos artículos como aparecerían al ser usados.
En el examen de infracción, la Corte debe primero determinar cuáles son las características ornamentales del diseño industrial que no son mostradas en el arte previo y si una o más de éstas características fueron apropiadas por el producto señalado como infractor. Si no existen, no hay infracción. Si hay apropiación de una o más de las características únicas, entonces un segundo examen es aplicado.
Se deben observar tanto las similitudes como las diferencias entre los dos productos para determinar si existe en general suficiente similitud para engañar al consumidor promedio. De ser así, la infracción existe.
A diferencia de la protección del trade dress de un producto analizado en mi artículo anterior, la infracción a los derechos otorgados por un diseño industrial no puede ser evitada al etiquetar apropiadamente los productos. Informar al consumidor promedio del arte previo podría resaltar mejor las características novedosas del diseño reivindicado, sin embargo, preguntar si el consumidor es confundido o engañado por el imitador en el punto de venta desvía el objetivo de la protección de los diseños industriales. La infracción debería ser medida frente al diseño industrial protegido y, los conceptos relacionados con la validez no deberían liderar el análisis.
Con las consideraciones anteriores, la Corte encontró los argumentos de Samsung inoperantes porque los testigos de Apple dieron suficiente testimonio para permitir al Jurado no considerar ninguno de los aspectos funcionales de los diseños industriales hechos valer. Adicionalmente, los testigos testificaron que la impresión visual general de los productos señalados como infractores y los diseños industriales hechos valer engañarían al consumidor promedio. Los expertos de Apple también testificaron acerca de las diferencias entre las patentes hechas valer en relación con el arte previo y otros diseños de la competencia. El Jurado pudo haber razonablemente dependido de la evidencia en el expediente para emitir su veredicto de infracción. En consecuencia, la Corte concluyó que no existía ningún error perjudicial en las instrucciones de infracción del Jurado sobre los tres conceptos de impugnación hechos valer por Samsung.
Arturo Ishbak Gonzalez
NBC Tower, Suite 3600, 455 N. Cityfront Plaza Drive
Chicago, Illinois 60611-5599
Twitter: @ArturoIshbak
[i] D’677 patent
[ii] D’087 patent
[iii] D’305 patent
[iv] D307,508 (Reebok)
[v] D517,789 (Crocs)
