Autora: HUGETTE RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Especialista en Propiedad Intelectual, experta en Sistema de Oposiciones, SELCO®, www.gruposelco.com, [email protected]
El 18 de mayo de 2018 se emitió el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en dicho documento, observamos importantes cambios sustanciales de la materia, entre los que se prevén, una nueva definición de marca, inclusión de marcas olfativas y sonoras, pruebas de uso obligatorias, la mala fe como causal de nulidad, entre otras…
Dentro de las múltiples reformas encontramos un cambio ya esperado por muchos, esto es, mayor regulación al trámite de oposiciones.
Recordaremos que una oposición es una herramienta legal que permite a cualquier persona manifestar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial su inconformidad respecto de la concesión de un registro, con base en que dicha solicitud recae en uno o varios impedimentos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial.
La causal más recurrente en las oposiciones consiste en que, el titular de una marca ya registrada se opone a que la autoridad conceda determinado registro similar.
Actualmente el procedimiento de oposición funciona de la siguiente manera:
- Determinado solicitante inicia el procedimiento de registro de marca, presentando ante la autoridad su solicitud.
- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con diez días posteriores a la recepción de la solicitud para publicarla en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
- A partir del día siguiente de la publicación referida, comienza a correr un mes para que cualquiera se oponga a esas solicitudes.
- Si se recibe oposición, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial analiza que cumpla con determinadas formalidades: poder (en caso de que sea a través de representante legal) firma autógrafa y el pago correspondiente.
- Una vez aprobada la oposición o cumplido su requerimiento en caso de deficiencias, ésta se publica de nuevo en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de tal forma que el solicitante de la marca sujeta a oposición, cuenta también con un mes para combatir los argumentos presentados en su contra.
- Ya que el Instituto cuente con argumentos de “las partes”, procederá a su examen de fondo correspondiente y verificará si el signo propuesto es registrable.
- Sea cual sea la resolución de la autoridad (conceder o negar el registro solicitado) comunicará al oponente su determinación y los motivos.
Este sistema nació el 30 de agosto de 2016, previsto y regulado por el artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo tenor literal es el siguiente:
Artículo 120.- Cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley podrá oponerse a su registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.
La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el carácter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.
Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, el Instituto publicará en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se haya presentado oposición al registro.
El solicitante podrá manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con las causas, impedimentos o anterioridades citadas en la oposición, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.
La oposición así como las manifestaciones del solicitante podrán ser consideradas por el Instituto durante el examen de fondo de la solicitud.
No obstante, era evidente que aún faltaba pulir esta disposición ya que, en comparación con otras legislaciones internacionales que han adoptado este sistema, México aún tiene un largo camino por recorrer.
Esta importante y benéfica reforma efectuada a la Ley de la Propiedad Industrial, mantiene los lineamientos del transcrito artículo 120, pero modificando y adicionando cuestiones medulares para quedar de la siguiente manera:
Artículo 120.- El Instituto otorgará un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación en la Gaceta del Instituto, para que cualquier tercero que tenga interés, se oponga a la solicitud de registro o publicación por considerar que ésta incurre en los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley.
La oposición deberá presentarse por escrito, acompañarse de las pruebas respectivas, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
Artículo 120 BIS.- Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 120, el Instituto notificará al solicitante a través de la Gaceta sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con la oposición y, en su caso, presente pruebas.
Artículo 120 BIS-1.- Para el trámite de la oposición se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.
Artículo 120 BIS-2.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 120 BIS de esta Ley, y desahogadas las pruebas, las actuaciones se pondrán a disposición del solicitante y de las personas que hubieren presentado oposiciones para que, en su caso, formulen por escrito alegatos en un plazo de dos días, los cuales serán tomados en cuenta por el Instituto. Una vez transcurrido dicho plazo se procederá sin mayor trámite al examen de fondo.
Artículo 120 BIS-3.- La oposición al registro o publicación de una solicitud no suspenderá el trámite, ni tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.
Es decir, los cambios de este articulado son tendientes a “moldear” el sistema, de tal forma que se está dando un tratamiento análogo al de un procedimiento administrativo, el cual comienza con una solicitud de declaración administrativa (oposición) en la que es posible presentar incluso pruebas de las admitidas por la Ley, contestación a la solicitud (oposición) y luego se abre un periodo de alegatos, para finalmente emitir una resolución, pero la oposición en sí no prejuzga ni suspende, es decir, es una contienda de argumentos no vinculantes al trámite.
Contrario a otros países, por ejemplo Estados Unidos, nuestro sistema no suspende el trámite de la marca, en el mencionado país, una oposición representa un obstáculo importante para el registro de un signo distintivo, la solicitud sujeta a oposición se suspende y “las partes” deben llegar a un acuerdo en el que determinen respecto de la coexistencia o no de determinados signos distintivos, en su momento el examinador analiza si la oposición tiene fundamentos o no y a partir de este punto, dependiendo del desarrollo de la negociación entre contendientes, el final podría ser la concesión de una marca o la inmersión en un costoso y desgastante litigio.
Los cambios próximamente vigentes de la Ley de la Propiedad Industrial representan el esfuerzo de nuestro legislador por modernizar y “subir de nivel” el nicho de propiedad intelectual que tanto impacto y beneficios ha traído a México cuando menos durante la última década, a título personal es totalmente plausible ésta modificación, sin embargo, aún existen áreas de oportunidad importantes que deben ser atendidas, replantear el periodo de gracia de las marcas (6 meses posteriores a su vigencia), definir reglas operativas respecto de las pruebas de uso de marcas, indicar el procedimiento y especificaciones para el registro de las nuevas marcas no tradicionales, etc.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/130071/Tri_ptico_Sistema_de_Oposicio_n.pdf fecha de consulta 24 de mayo de 2018
