22 May, 2019 Revista Digital sobre Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual

¿CONFLICTOS ENTRE DERECHO DE MARCAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL O COPYRIGHT?

Recientemente, se han dado conflictos entre Derecho de Marcas y Propiedad Intelectual o “Copyright”, en España y Noruega. Han sido resueltos de manera similar.

EN ESPAÑA, “THE GREAT GATSBY” NO PUEDE SER MARCA: NO ES DISTINTIVA. LA PROPIEDAD INTELECTUAL ESTÁ EN EL DOMINIO PÚBLICO

En España, los Juzgados Mercantiles de Barcelona han resuelto un conflicto entre una marca “THE GREAT GATSBY” y la conocida novela del mismo nombre, escrita por el estadounidense F. Scott Fitzgerald. 

Marca “THE GREAT GATSBY”. Servicios de organización de fiestas

La compañía “G.O. S.L.” era titular de la marca “THE GREAT GATSBY”, en Clase 41: servicios de organización de fiestas y espectáculos, desde 2012. La utilizaba en un restaurante de Barcelona, donde organizaba fiestas ambientadas en los años 20 y en el ambiente glamuroso de la novela del mismo nombre.

“B. S.A.” abrió un restaurante / bar de copas, en la parte alta de Barcelona, llamado “GATSBY BARCELONA” con decoración de los años 20.

“G.O. S.L.” presentó Demanda contra “B. S.A.”, por infracción de su marca. Ésta se opuso y reconvino, solicitando la nulidad de la marca de “G.O. S.L.”, por incurrir en las prohibiciones del Art. 5.1.B y 5.1.C de la Ley de Marcas. Consideraba que la marca no tiene carácter distintivo. 

Nulidad de la Marca

La Sentencia del Juzgado Mercantil admite la Reconvención y anula la marca. Entiende que la denominación “THE GREAT GATSBY” se identifica con un tipo de fiesta, inspirada en los años 20. Es decir, identifica las características del servicio que presta … y su época. 

¿Carácter Distintivo?

La Sentencia dice que la marca “THE GREAT GATSBY” se identifica con los servicios que pretende distinguir: fiestas ambientadas en los años 20. Por tanto, no tiene carácter distintivo: identifica los servicios, pero no su origen empresarial.

Considera, también, que el consumidor medio no identificaría la marca con el origen empresarial del servicio, sino con el libro o la película “THE GREAT GATSBY”. Por tanto, no cabe esta apropiación del título, restringiendo la competencia: otros restauradores no podrían utilizar esa denominación para fiestas o locales inspirados en la temática de los años 20 que representa “THE GREAT GATSBY”. 

¿Propiedad Intelectual?

La Sentencia argumenta, también que la marca registrada “THE GREAT GATSBY” es –además- el título de un libro, que está incorporado al dominio público, porque se publicó en 1925 y ha perdido la protección de la Ley de Propiedad Intelectual. Por tanto, puede ser reproducido; y nadie tiene derecho a monopolizarlo, registrándolo como marca.

Marca, Capacidad Distintiva y Propiedad Intelectual

Esta Sentencia es interesante, por las dos cuestiones que trata: marca, distintividad y propiedad intelectual. 

¿Tiene THE GREAT GATSBY capacidad distintiva para un consumidor?

Por un lado, el carácter descriptivo / distintivo. Esta marca THE GREAT GATSBY … ¿Describe una época y un estilo? Una marca que rememora una época y un estilo de vida … ¿No es distintiva? ¿Hasta el punto que no tiene capacidad de distinguir a una empresa que se dedica a organizar eventos? 

Entonces … “EL HOMBRE DEL FRACK” … ¿Tampoco tiene capacidad de distinguir servicios de persecución de morosos, porque rememora a un hombre con frack? 

¿La Propiedad Intelectual anula el Derecho de Marca?

La Sentencia parece contraponer Propiedad Intelectual y Derecho de Marcas. La resolución razona que el título, como parte de la Propiedad Intelectual de la novela / película THE GREAT GATSBY, sólo se puede encontrar en una de estas dos situaciones: 

  • En vigor, como Propiedad Intelectual, y entonces sería del autor.
  • En el dominio público, transcurrido el tiempo de protección, y es “res nullius”.

Parece deducir que, cuando es Propiedad Intelectual protegida, sólo podrá protegerse como tal, no como marca. En cambio, cuando entra en el dominio público, nadie podría “apropiarse” el título, porque no puede ser de nadie; nadie podría, tampoco, registrarlo como marca. 

Me sorprende la rotundidad de la Sentencia. ¿No se podría registrar “LAS BODAS DE FÍGARO” para la organización de bodas? ¿O “EL ROJO Y EL NEGRO” para un casino?

Máxime, cuando en este caso, era una marca concedida, para Clase 41, muy alejada de la edición, publicación y venta de libros.  

MARCA “TO KILL A MOCKINBIRD” Y TÍTULO DE LA NOVELA 

En EEUU se produjo un litigio, sobre un tema parecido, alrededor de la novela y película “MATAR UN RUISEÑOR”.

Harper Lee, autora del libro, tenía la marca “TO KILL A MOCKINGBIRD” debidamente registrada. 

En 2011, presentó Demanda contra el Monroe County Heritage Museum, por infracción de su marca. El Museo, situado en la escuela que aparece en la famosa película de Gregory Peck, vendía recuerdos y productos de merchandising, conectados con la película y la novela, todos ellos con un dibujo de un ruiseñor y el título de la novela: “TO KILL A MOCKINBIRD”.

El Museo no tenía la marca registrada. Desgraciadamente, no podemos saber cuál sería la posición de la Jurisprudencia de EEUU, porque las partes llegaron a un acuerdo.

En cualquier caso, sí podemos ver que la marca / título de la obra era registrable en EEUU. Porque Harper Lee la tenía registrada. 

EN NORUEGA, LAS ESCULTURAS DE VIGELAND NO PUEDEN SER MARCAS. PORQUE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HA PASADO AL DOMINIO PÚBLICO 

En Noruega, se ha resuelto un problema parecido al español, recientemente. El conflicto se centraba en unas obras de Gustav Vigeland, conocido escultor noruego.

Propiedad Intelectual del escultor sobre sus esculturas

En Noruega, como en España y el resto de la Unión Europea, las obras de arte están protegidas como Propiedad Intelectual del autor, en este caso el escultor. Los derechos de Propiedad Intelectual duran la vida del autor y unos años más, dependiendo del país. A partir de entonces, pasan a ser «Dominio Público».

Gustav Vigeland (1869 a 1943) es el escultor más famoso de Noruega. En la capital, Oslo, se encuentra el conocido Parque Vigeland, con muchas de las esculturas que el artista legó a la ciudad. 

Estas obras estaban protegidas por la Propiedad Intelectual del Sr. Vigeland. 

Solicitud de marcas del Parque Vigeland

El Ayuntamiento de Oslo es el encargado del Paque Vigeland y, por tanto, de sus esculturas. En su día, solicitó el registro, como marca, de algunas de esas esculturas. En principio, no habría problema para registrarlas como marcas figurativas … o mixtas.

La Oficina Noruega de Propiedad Industrial (NIPO), pidió la opinión del Tribunal de Justicia de la EFTA (Unión Europea, Noruega y Suiza), sobre si podía registrarlas, de acuerdo con la Directiva sobre Marcas de la Unión Europea: los países de la EFTA no forman parte de la Unión Europea, pero están sujetos al Derecho de la Unión. 

Las esculturas de Vigeland no son registrables como marcas. Propiedad Intelectual y Dominio Público

Finalmente, la Oficina Noruega ha denegado las marcas. Ha considerado que las esculturas de Vigeland habían entrado en el Dominio Público, al haber muerto en 1943.  «No eran de nadie»… Por tanto, el Ayuntamiento no se las podía apropiar, registrándolas como marcas.

Razonamientos parecidos, en las dos puntas de Europa: Noruega y España, para separar el Derecho de Marca y su registro, del Derecho de Propiedad Intelectual.

Santiago Nadal

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