22 October, 2019 Revista Digital sobre Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual

«Uso análogo al uso de marca en los Estados Unidos»

FUENTE: ARTURO ISHBAK GONZÁLEZ, Abogado especialista en Propiedad Intelectual, Grupo Bimbo, US

En los Estados Unidos, la parte actora en un procedimiento de infracción de marca debe demostrar la actualización de tres elementos: (1) que su marca es protegible; (2) prioridad; y (3) que la presunta marca infractora es semejante en grado de confusión a su marca.

 

La cuestión de la prioridad es frecuentemente controversial. Determinar cuál de las partes tiene prioridad en un caso particular es complejo y altamente sujeto a hechos concretos. La prioridad puede ser establecida de dos formas: (1) uso en el comercio; o (2) a través de la presentación de la solicitud de registro de marca.

 

Inicialmente, la prioridad puede ser establecida a través del uso de la marca en el comercio. El término “uso en el comercio” significa “el uso de marca de buena fe en el comercio, y no meramente simulado para conservar derechos sobre una marca.” Sin duda, la publicidad de un producto o servicio que el solicitante intenta distinguir con una marca en un futuro no es suficiente para obtener el registro de marca; la publicidad debe por el contrario estar relacionada a un servicio existente que ya ha sido ofrecido al público consumidor. Por ejemplo, en un caso reciente, Playdom v. Couture, la Corte no encontró uso en el comercio cuando la marca fue solamente usada en un sitio web que incluía una sola página con la siguiente leyenda:

 

“[b]ienvenidos a PlaydomInc.com. Estamos orgullosos de ofrecer servicios de guion y producción para películas, televisión y noticias. Si se encuentra interesado, por favor contáctenos en: [email protected].”

 

El sitio web también incluía la leyenda “Sitio web en construcción.”

 

Por otro lado, con fundamento en la sección 7(c) del Acta Lanham, una vez que es presentada una solicitud de registro de marca con base en intento de uso o basada en uso en el Registro Principal, la fecha de presentación de la solicitud constituye uso de marca en relación con los productos o servicios especificados en la solicitud de registro.

 

Este tipo de uso de marca confiere al solicitante derecho de prioridad nacional en contra de cualquier persona, con las siguientes tres excepciones:

 

  1. Una persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro, ha usado la marca en los Estados Unidos;
  2. Una persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro, ha presentado en los Estados unidos una solicitud de registro de marca que se encuentre en trámite o ha sido concedida a registro; y
  3. Una persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca, ha presentado una solicitud de registro en el extranjero con base en la cual esta persona ha adquirido prioridad, y presenta en tiempo una solicitud de registro con fundamento en la Sección 44(d) para registrar una marca que se encuentra pendiente o ha sido concedida a registro.

No obstante lo anterior, la sección 7(c) del Acta Lanham establece que la fecha de prioridad creada a través de la presentación de una solicitud de registro de marca con base en intento de uso no es efectiva en contra de una persona que, con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro, “ha usado la marca.” El uso de la marca con anterioridad a la fecha de presentación no es necesariamente uso técnico de la marca; es decir, el uso que establece la base del registro. La Oficina de Marcas de los Estados Unidos ha resuelto que el “uso análogo al uso de marca” puede otorgar suficiente derecho de prioridad para prevalecer en contra del derecho de prioridad creado por la presentación de una solicitud de registro de marca basada en intento de uso.

 

El argumento de uso análogo al uso de marca puede tener requisitos de uso menos rigurosos, tales como el uso en relación con actividades de pre-venta, uso en publicidad, uso en ferias, folletos promocionales, catálogos, publicaciones comerciales, ofrecimientos directos vía correo, u otro uso públicamente dirigido a compradores o prospectos determinados. La parte que busca probar prioridad con base en el uso análogo al uso de marca debe demostrar que ese uso fue suficientemente abierto y público para crear una asociación en la mente del consumidor entre la marca y los productos o servicios que esta distingue. La prioridad generalmente no será concedida a una parte que alegando uso análogo al uso de marca carece del requisito de exposición pública.

 

Al considerar si determinado uso cumple con el requisito de exposición pública, las Cortes consideraran si dicho uso fue suficientemente público para identificar o distinguir los productos comercializados en un segmento apropiado de la mente del consumidor como aquellos del usuario de la marca. Por ejemplo, si una parte comunico el uso de su marca solo con algunos actores comerciales de la industria relevante, no existe exposición pública de la marca y en consecuencia no hay uso análogo al uso de marca. La Corte Federal ha explicado que la percepción del comprador debe incluir más de un numero insubstancial de consumidores potenciales. Por ejemplo, si el mercado potencial para un determinado servicio fueran 10,000 personas, entonces la publicidad mostrada a solo 20 o 30 personas no sería suficiente.

Es importante notar que cualquier actividad promocional debe ser durante un tiempo anterior comercialmente razonable al uso real para ser considerada uso análogo. Más aun, las actividades utilizadas para establecer derechos sobre una marca deben ser continuas.

 

Es importante notar que consideraciones especiales de prioridad aplican para marcas meramente descriptivas. Una marca meramente descriptiva puede ser hecha valer solo si ha adquirido distintividad. La distintividad adquirida es establecida si la marca ha llegado a ser distintiva a través del uso, de tal forma que el significado primario de la marca identifica su origen, más que meramente designar una característica o cualidad de los productos o servicios. La parte actora debe establecer que su marca ha conseguido distintividad adquirida con anterioridad a la fecha de prioridad de la parte demandada. Esto es conocido como la doctrina de “prioridad de la distintividad adquirida.” Esto no es suficiente para que una parte con una marca descriptiva pueda establecer prioridad; esta debe argumentar y demostrar distintividad adquirida para establecer derechos de prioridad. En un caso donde tanto la marca del actor como la del demandado fueran meramente descriptivas al momento de su adopción, para prevalecer en una demanda por semejanza en grado de confusión, es obligatorio para el actor probar que su marca adquirió distintividad con anterioridad a la distintividad adquirida de la marca de la demandada. Asimismo, si la marca solicitada a registro era descriptiva al momento de ser presentada, y ha demostrado haber adquirido distintividad con posterioridad, el solicitante aún puede depender de la fecha de presentación de la solicitud para efectos de establecer prioridad.

 

Finalmente, la parte actora en un procedimiento de infracción de marca debe probar que el uso de la marca del demandado probablemente causara confusión. Aunque los elementos para demostrar semejanza en grado de confusión varían en las Cortes, todas típicamente examinan por lo menos los siguientes factores para determinar semejanza en grado de confusión: (i) semejanza fonética, gráfica y conceptual; (ii) semejanza en los productos de las partes; (iii) los canales de comercialización de los productos; (iv) la sofisticación de los consumidores; (v) la fuerza de la marca; (vi) evidencia de que los consumidores han sido confundidos por el uso de la marca del demandado; y (vii) el intento del demandado de encajar sus productos en el consumidor como si fueran los mismos que los de la parte actora.

Arturo Ishbak Gonzalez

Prolongacion Paseo de la Reforma #1000, Ciudad de Mexico.

[email protected]

Twitter: @ArturoIshbak

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