Por: Arturo Ishbak González
Brinks, Gilson & Lione
Asociado
Como respuesta a las nuevas necesidades de los consumidores, las empresas; a través de Agencias de Publicidad o sus Departamentos de Mercadotecnia han buscado diferentes medios de conectar con el público consumidor para distinguir sus productos y servicios, creando así, las marcas no tradicionales.
Antes de analizar las marcas no tradicionales en los Estados Unidos, es pertinente tener en mente la definición de “marca” contenida en la Ley de Marcas (Lanham Act 15 U.S.C. §1127), según la cual; una marca es cualquier palabra, frase, símbolo, o diseño, o la combinación de los mismos, que identifica y distingue la procedencia de los productos de un comerciante de otros de su misma especie. Por lo tanto, las marcas no tradicionales no están excluidas en dicha definición. El único requisito para el titular de una marca no tradicional es probar que esta distingue la procedencia de los productos y/o servicios y que la marca no es funcional o descriptiva.
Las categorías de marcas no tradicionales son marcas de color, marcas gustativas, marcas olfativas, marcas táctiles y marcas sonoras. Las marcas no tradicionales requieren probar distintividad adquirida para ser registradas en Registro Principal. Sin embargo, las marcas no tradicionales que carecen de distintividad pueden ser registradas en el Registro Suplementario.
- Marcas de Color.
El color aislado puede ser registrado y protegido de la misma forma que una palabra o logotipo tradicional. Las marcas de color consisten exclusivamente en un color aislado o más de un color en determinado producto, en todo o parte del producto en sí mismo o en el empaque del producto.
El color por sí mismo no puede ser inherentemente distintivo. Para ser protegido como marca, el color debe adquirir distintividad o “secondary meaning”. La Oficina de Marcas de los Estados Unidos (USPTO) previene a los solicitantes de marcas de color que una declaración de uso continuo de la marca no es suficiente para demostrar que la marca ha adquirido distintividad, toda vez que el solicitante debe demostrar que el color ha adquirido un significado que indique la procedencia u origen del producto en la mente de los consumidores.
- Marcas olfativas.
Las fragancias distintivas y no funcionales son elegibles para ser registradas a nivel Federal como marcas. El Tribunal de Apelaciones de la Oficina de Marcas de los Estados Unidos (TTAB) sostuvo que no existía razón para que un olor no pueda identificar y distinguir cierto tipo de productos. Luego, el TTAB permitió el registro de una marca consistente en el olor a cerezas para lubricantes sintéticos de vehículos de carreras. Sin embargo, al igual que las marcas de color, las marcas olfativas no pueden ser registradas en el Registro Principal sin una prueba de haber adquirido distintividad o “secondary meaning.”
- Marcas gustativas.
Con el propósito de ser elegible como marca, las marcas gustativas no deben ser funcionales. En una solicitud de registro de marca olfativa, la USPTO negó el registro del sabor a naranja para productos farmacéuticos, a saber, antidepresivos. El TTAB confirmo la negativa de registro argumentando que dicho sabor no funcionaba como marca. Sin embargo, en ningún parte de la opinión del TTAB se indicó que el sabor nunca podría reunir los requisitos de protección de una marca.
- Marcas táctiles.
Si las sensaciones son suficientemente distintivas, las marcas táctiles pueden ser registradas como marcas. Por lo tanto, las marcas táctiles pueden ser inherentemente distintivas. El cantante Stevie Wonder ha registrado marcas en Braille que pueden ser traducidas a su propio nombre para servicios de entretenimiento y ropa. Un ejemplo de dichas marcas es la siguiente:
- Marcas animadas.
Una marca puede identificar y distinguir productos al usar imágenes en movimiento. Existen dos tipos de marcas que utilizan imágenes en movimiento. Las primeras son marcas que esencialmente consisten en el logotipo tradicional de una marca, pero que agregan dimensiones de movimiento y estas pueden identificar y distinguir productos en televisión, películas o pantallas de computadora. Otro tipo de marcas en movimiento son las marcas en acción; estas pueden incluir gestos con las manos, animales en acción, gestos de agua o cualquier cosa que la imaginación pueda crear.
- Marcas sonoras.
Las marcas sonoras suficientemente distintivas pueden ser registradas en el Registro Principal sin necesidad de demostrar haber adquirido distintividad, pero los sonidos que imiten o parezcan sonidos comunes o aquellos a los cuales los consumidores han sido expuestos en diferentes circunstancias, deben, con el propósito de ser registrados, estar acompañados de pruebas que demuestren que los compradores o futuros compradores reconocen el sonido y lo asocian con un solo origen.
En conclusión, la definición de marca contenida en la Ley de Marcas de los Estados Unidos (Lanham Act) es suficientemente amplia para proteger cualquier tipo de signo distintivo que cumpla con el requisito de distintividad, que el mismo no sea descriptivo ni funcional, y principalmente que identifique el origen de los productos o servicios que protege en relación con su titular. Consecuentemente, el límite de marcas registrables es la imaginación del ser humano.
Arturo Ishbak Gonzalez
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[email protected] Twitter: @ArturoIshbak
1 El color azul de Tiffany para joyería o servicios de tiendas minoritas de joyería.
2 Esta marca consiste en una imagen en movimiento de un destello de luz de la cual son emitidos rayos de luz en un fondo compuesto por el cielo y las nubes. La escena después cambia a una antorcha sostenida por una mujer en un pedestal. La palabra COLUMBIA aparece al otro lado de la parte superior a través de la antorcha y después un arcoíris circular aparece en el cielo alrededor de la mujer.
