Fuente: LIC. JOSÉ ROBERTO GARZA GARCÍA, Protección de Marcas y Patentes, [email protected], www.promapmx.com, Monterrey, Nuevo León, México
LA EXCLUSIVIDAD NACE CON EL REGISTRO
Es común que una marca se utilice y se encuentre en el mercado sin que se cuente con un registro reconocido oficialmente por el INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), ya sea una marca de creación reciente o en su caso una marca que opera en territorio nacional en forma ininterrumpida, pero carentes en ambos supuestos de registro.
En este escenario particular y relacionado con la información que se indica en una solicitud de estudio de marca, es importante conocer el alcance jurídico de lo contenido en el Artículo 92 de la LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: “El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:
I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y…
III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.
La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley”.
En ocasiones y en busca de encuadrar en supuestos de Excepción de efecto de registro marcario, se indica una fecha de primer uso o un establecimiento comercial en donde no se explota comercialmente la marca, pero sin que existan las pruebas necesarias para acreditar un uso ininterrumpido por un titular determinado, pero tanto en este supuesto como en marcas que se han utilizado pero en forma informal de creación reciente, pueden vincularse con el uso de una marca con un titular específico, es decir contar con las pruebas que para comprobar que los datos vertidos en la forma oficial son verdaderos y por ende materializar supuestos de excepción de efectos jurídicos de un registro o en su caso generar un nuevo derecho marcario.
Ante esto es importante resaltar lo contenido en el Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial: “El registro de una marca será nulo cuando:
I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado
No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;
…III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;
Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años”.
Este artículo resalta la importancia de indicar datos comprobables en la solicitud original de un estudio de marca, ya que en caso de generar un registro de marca indicando datos que son falsos o no comprobables con las pruebas fehacientes (facturas, publicidad, titularidad de un dominio, contratos, autorizaciones administrativas, entre otros supuestos, las mismas vinculadas con el mismo titular solicitante del expediente marcario), el mismo sería un registro débil, ya que en caso de generar un registro puede ser objeto de Nulidad o insuficiente para encuadrar en supuestos del Artículo 92 del Ordenamiento indicado, considerando los siguientes supuestos:
- EN CASO DE SOLICITAR UNA SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD POR USO PREVIO O HACER VALER EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 92 DE LA LPI FRACCIÓN III, deberá de contar con las pruebas para fundar sus pretensiones.
- EN CASO DE GENERAR UN REGISTRO DE MARCA CON UNA FECHA DE PRIMER USO, NOMBRE DEL TITULAR, DOMICILIO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, entre otros supuestos, el mismo pudiese estar viciado de origen, ya que algún tercero que tenga algún interés jurídico podria iniciar una acción de Nulidad Marcaria donde aportando indicios, el titular de la marca tendria la carga de la prueba en su contra debiendo justificar que la información indicada en la solicitud original es verdadera.
Ante estas circunstancias es que independientemente de utilizar un signo distintivo, es importante analizar las probanzas con las que se cuentan antes de iniciar una defensa jurídica o generar un nuevo derecho exclusivo marcario vía registro y vertir información en una solicitud de registro marcario, ya que en caso de ser necesario en una instancia de Procedimiento Contencioso sería necesario comprobar dichos pronunciamientos. Así que los datos indicados en una solicitud de Registro de marca deben considerarse como una declaración que se presume cierta por el INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en un documento oficial, no solamente como un requisito para generar un derecho exclusivo, cuyo ordenamiento es de orden público y por ende en ocasiones es preferible indicar información que efectivamente se pueda comprobar, ya que es posible que un familiar o una empresa perteneciente al grupo económico hubiese utilizado la marca, pero de nada sirve declararlo si resulta imposible fundamentar dichos pronunciamientos con las probanzas adecuadas. Esto partiendo de la premisa de EL QUE AFIRMA ESTA OBLIGADO A PROBAR (onus probandi), por lo que nuestra recomendación juridica es darle importancia al correcto llenado de las formas oficiales, porque una vez que se indica la información y transcurrido el examen de forma de un estudio marcario, la Autoridad presume el contenido como verdadero, sin que el mismo pueda modificarse en fecha posterior, analizando los datos que se vaciaran en las solicitudes para evitar encuadrar en supuestos de NULIDAD MARCARIA o en su caso el preparar las bases para iniciar una acción o ser objeto de Excepción de los efectos de un registro reconocido con fecha previa, ya que es preferible generar un derecho que no encuadre en supuestos en detrimento de sus propios intereses que depender de actuaciones de terceros.
