27 November, 2020 Revista Digital sobre Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual

Aunque will.i.am. “Scream and Shout”, la Oficina de Marcas de los Estados Unidos de América no registrará “I AM”

Fuente: ARTURO ISHBAK GONZALEZ, Abogado especialista en Propiedad Intelectual, [email protected], @ArturoIshbak, Grupo Bimbo, México

 

Resumen: Esta columna aborda la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos, en la cual la Corte confirmo la resolución del Tribunal de Apelaciones de Marcas, por medio de la cual se negó el registro de la marca “I AM”.

“THE E.N.D.” Este mes, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos (F.C.) confirmo la validez de la resolución del Tribunal de Apelaciones de Marcas (TTAB) emitida en 2015, por medio de la cual se negó el registro de tres solicitudes de marca “I AM” propiedad de i.am.symbolic, llc., para distinguir cosméticos y productos de cuidado personal en clase 3, lentes y estuches para lentes en clase 9, y joyería, relojes y otros productos, incluyendo pulseras de caucho en la forma de brazaletes en clase 14.

La decisión del TTAB fue particularmente interesante porque en ella se resolvieron diversas cuestiones de Propiedad Intelectual, incluyendo right of publicity, marcas famosas y una perspectiva diferente del TTAB en relación con la negativa de registro de marcas por semejanza en grado de confusión.

El solicitante de las marcas I AM es una empresa propiedad del cantante de música pop William Adams, un músico americano conocido con el alias de “will.i.am.” y miembro de la banda The Black Eyed Peas.

En el asunto decidido por el TTAB, este concluyó que I AM era semejante en grado de confusión con las marcas registradas I AM para perfumes en clase 3 propiedad de Danica Siegel, I AM y diseño para lentes y estuches para lentes en clase 9, I AM y diseño para joyería, brazaletes, relojes, y otros productos en clase 14, ambas propiedad de Beeline GmbH, y I AM para pulseras de silicón en forma de brazaletes en clase 14 propiedad de Justin Finch.

En la descripción de los productos protegidos por las marcas I AM, el solicitante incluyo la frase “todos asociados con William Adams, profesionalmente conocido como will.i.am.” Luego entonces, ante el TTAB el solicitante argumento que no existía semejanza en grado de confusión entre sus marcas I AM y las citadas porque sus marcas identificaban al cantante “will.i.am”; que los productos del solicitante eran exclusivamente asociados con “will.i.am”, que los productos protegidos por las marcas citadas eran comercializados de forma diferente; y que las marcas citadas no eran famosas.

La razón principal por la cual el TTAB negó el registro de las marcas I AM fue porque la frase incluida en la descripción de productos de no limitaba los productos del solicitante de ninguna forma respecto a los canales de comercialización o la clase de consumidores, ya que el TTAB sostuvo que dicha frase era “suplicante” y no obligatoria para los consumidores cuando estos encuentran las marcas del solicitante. En otras palabras, la frase mencionada no quiere decir que “will.i.am.” fuera identificado con la promoción de los productos porque el solicitante estaba intentando registrar I AM y no WILL.I.AM.

En este sentido, el TTAB noto que en 3 diferentes marcas registradas para WILL.I.AM. en clases 9, 41 y 25 propiedad de William Adams y posteriormente cedidas a i.am.symbolic,llc., el registro incluyó una declaración según la cual “el nombre mostrado en la marca identifica a una persona viva cuyo consentimiento para registrar estas marcas está en el expediente”, mientras que en las solicitudes para la marca I AM, ésta solicitud no estuvo incluida. No obstante lo anterior, el TTAB sostuvo que aun cuando las solicitudes hubieran incluido dicha declaración, la Ley protege al usuario primigenio de la confusión que pudiera surgir de por parte de un usuario posterior.

Más aún, tal como se mencionó anteriormente, el solicitante argumentó sin aportar ninguna prueba que las marcas I AM eran famosas, mientras que las marcas citadas no lo eran. Sin embargo, el TTAB explicó en su análisis que, en ausencia de pruebas, el factor de la fama de la marca debe tratarse de forma neutral. En otras palabras, el TTAB concluyó que “en la medida que el Señor Adams y las marca solicitadas a registro sean renombradas, ese hecho apoya la negativa de las solicitudes de registro porque cuando la probabilidad de confusión es probable, es el primer registrante quien debe prevalecer”.

Ahora bien, ante el F.C. will.i.am. pidió “One More Chance” y argumento que el TTAB se equivocó en lo siguiente: 1) Catalogar la limitación buscada con “will.i.am.” como suplicante durante el procedimiento y por tanto omitir el análisis de los factores DuPont; 2) ignorar el uso de terceras partes y la coexistencia pacífica de los registros primario y suplementario; y 3) encontrar una probable semejanza en grado de confusión.

No obstante, los argumentos del señor Adams, la Corte decidió que el razonamiento del TTAB estaba suficientemente sustentado al aplicar los factores DuPont. Respecto al primero de los factores de DuPont, la semejanza entre las marcas se inclinó fuertemente en favor de la confusión porque las marcas nominativas eran idénticas (ambas siendo I AM). El análisis consideró tanto las solicitudes de registro como las marcas registradas, no la versión “will.i.am.” que Adams argumentó debería haber sido considerada. Cualquier falla al considerar el uso de terceros fue irrelevante, dada la fuerza de las pruebas que sustentaron la confusión, tales como el uso de marcas idénticas. La Corte también rechazó el argumento de Adams según el cual el TTAB inapropiadamente encontró probabilidad de confusión. Por el contrario, la opinión del TTAB “meramente explica que en la medida que el TTAB estuvo de acuerdo con el argumento de Adams según el cual él o sus marcas son famosas, esto no apoyaría el registro de la marca. Con esto will.i.am. puede ir a casa sin el registro para “I AM”

Arturo Ishbak Gonzalez

Prolongación Paseo de la Reforma #1000, Ciudad de México.

[email protected]

Twitter: @ArturoIshbak

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