Por
Arturo Ishbak González
Asociado
Brinks, Gilson & Lione
En nuestros días las innovaciones tecnológicas están emergiendo constantemente, los dispositivos tecnológicos se encuentran actualizándose de diferentes maneras y las grandes compañías compiten a diario para lanzar nuevos y mejores productos que revolucionan nuestro mundo. Actualmente, Apple y Samsung son líderes en tecnología móvil y pelean cada año para seducir al público consumidor con nuevos productos. Por lo tanto, la guerra de estas grandes compañías no está limitada al mercado tecnológico, también alcanza el ámbito jurídico en todo el mundo y los Estados Unidos no son la excepción.
El 18 de Mayo de 2015, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos (la “Corte”) decidió uno de los Juicios más importantes de los últimos años para la protección del diseño de productos. El diseño de productos puede ser protegido ya sea mediante patentes de diseño o trade dress. En este primer artículo me enfocare exclusivamente en el análisis de la Corte respecto al trade dress.
Apple demandó a Samsung en Abril de 2011. En Agosto de 2012, el primer veredicto del Jurado sancionó a Samsung con 1 billón de dólares en daños, considerando que su teléfono inteligente infringió y diluyó las patentes y trade dress de Apple. El trade dress de Apple consiste en algunos elementos registrados[1] y no registrados[2] en la configuración de iPhone. La Corte de Distrito confirmó $639,403,248 en daños, pero ordeno un nuevo Juicio parcial por la cantidad restante porque esta se relaciona con un periodo en el cual Samsung no tenía conocimiento de la existencia de las patentes infringidas. El Jurado en el Juicio parcial concedió a Apple con $290,456,793 por concepto de daños, cantidad confirmada por la Corte de Distrito en Juicio posterior. Samsung apeló la decisión y el 18 de Mayo de 2015 la Corte desestimó el veredicto del Jurado considerando que el trade dress hecho valer por Apple no es protegible.
Ahora bien, ¿qué es el trade dress? El trade dress ha sido definido por la Corte como la totalidad de elementos en que un producto o servicio es presentado. Esta distinción es importante porque el empaque de un producto puede ser protegido sin necesidad de demostrar disntividad adquirida, mientras que el diseño de un producto necita demostrar haber adquirido distintividad.
La distintividad adquirida reconoce palabras o diseños con un significado propio primario y ordinario que a través del uso prologado en relación con un producto en particular llega ser conocido por el público consumidor como designación especifica del producto. El siguiente cuadro puede ser de utilidad para comprender estos conceptos:
Los siguientes son ejemplos de trade dress para empaques de productos:
Por otro lado, los siguientes son ejemplos de trade dress para diseños de productos:
El trade dress solo protege diseños y características de productos no funcionales. Un diseño o característica es funcional si es esencial para el uso o propósito del articulo o si afecta el costo o calidad del producto. Mientras solo algunas ventajas de uso son consideradas funcionales, un diseño es funcional si el producto funciona mejor mediante el diseño que se pretende. En este sentido, el titular del trade dress ostenta la carga de la prueba de no funcionalidad.
En consecuencia, es más difícil obtener la protección de la configuración de un producto que cualquier otra forma de trade dress. En nuestro caso el Noveno Circuito requirió una prueba sustancial de no funcionalidad de la configuración del producto, considerando que “Apple acepto durante la audiencia no haber citado un solo precedente del Noveno Circuito que haya encontrado la configuración de un producto como no funcional.”
Los factores para el examen de no funcionalidad del caso Disc Golf son (i) determinar si el diseño produce una ventaja de uso, (ii) determinar si existen diseños alternativos, (iii) determinar si la publicidad ofrece una ventaja en el uso del diseño, y (iv) determinar si el diseño en particular es resultado de un método de producción comparativo más simple o barato.
Primero analizare la decisión de la Corte respecto al trade dress no registrado hecho valer por Apple.
Respecto al primer factor, Apple solo señalo un aspecto de su diseño, estética, para argumentar la falta de otro tipo de ventaja. Sin embargo, las pruebas mostraron que el diseño de iPhone buscaba más que solo estética.
Más aun, Apple acepto durante la audiencia que su trade dress “mejoraba la calidad de iPhone en algunos aspectos.” Por citar algunos ejemplos, Samsung identifico las siguientes ventajas de uso de iPhone: las esquinas curveadas mejoran la portabilidad and durabilidad, mientras que la forma rectangular maximiza la pantalla que puede ser acomodada, el bisel protege la pantalla de impactos cuando el teléfono cae, y los iconos permiten a los usuarios diferenciar las aplicaciones disponibles a los usuarios, mientras que la base inferior de iconos que no cambian permite un acceso más rápido a las aplicaciones más usadas.
Para el segundo factor, Apple argumento que existían “diferentes diseños alternativos,” sin embargo, no demostró que cada uno de estos diseños ofrecieran exactamente las mismas características que el trade dress hecho valer.
En relación con el tercer factor, la Corte sostuvo que Apple no demostró sustancialmente que la interface del usuario en la pantalla táctil de iPhone involucrara elementos reclamados por Apple en su trade dress y que estos no ofrecían ventajas de uso del trade dress.
El cuarto factor considera si el beneficio funcional en el trade dress hecho valer surge de la “economía en la producción o uso,” como ser “relativamente simple o barato en su producción.” En este caso, la Corte sostuvo que para los elementos de diseño que comprenden el trade dress no registrado de Apple, no existe evidencia en el expediente que muestre que no hubo un proceso de producción relativamente simple o barato.
Por otro lado, respecto al trade dress registrado, las pruebas no refutadas mostraron la funcionalidad del trade dress, revirtiendo la carga de la prueba para Apple. Sin embargo, Apple no aportó evidencia sustancial para apoyar el veredicto del Jurado que encontró el trade dress registrado no funcional bajo ninguno de los factores del caso Disc Golf.
En consecuencia, la Corte desestimó la negativa de la Corte de Distrito a la petición de Samsung para un Juicio en el cual se considerara el trade dress registrado como funcional y por lo tanto no protegible.
Finalmente, en mi siguiente columna abordare la decisión de la Corte respecto a las patentes de diseño, lo cual podrá facilitar al lector la comprensión de las similitudes y diferencias en el ámbito de protección del trade dress y las patentes de diseño, así como los beneficios de proteger ambas o solo una de estas figuras jurídicas.
Arturo Ishbak Gonzalez
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Twitter: @ArturoIshbak
[1] El trade dress ‘983 consiste en los detalles del diseño de cada uno de los 16 iconos en la pantalla de inicio de iPhone enmarcados por la forma rectangular con bordes plateados y un fondo negro.
[2] Un producto rectangular con 4 esquinas igualmente redondeadas; una superficie plana cubriendo el frente del producto; una pantalla de visualización debajo de la superficie; bordes negros substanciales arriba y debajo de la pantalla de visualización y bordes negros más estrechos en cada lado de la pantalla; y cuando el aparato esta encendido, una fila de pequeños puntos en la pantalla de visualización, una matriz de iconos cuadrados coloridos con esquinas igualmente redondeadas dentro de la pantalla de visualización, y una base inferior fija de coloridos iconos cuadrados con esquinas igualmente redondeadas colocadas aparte de los otros iconos en la pantalla.
[3] U.S. Reg. No. 1,057,884
[4] U.S. Reg. No. 3,254,923
[5] U.S. Reg. No. 1,418,517
[6] Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015)
[7] 199 F.3d 1009 (9th Cir.)
[8] 529 U.S.
