Fuente: LIC. JOSÉ ROBERTO GARZA GARCÍA, Protección de Marcas y Patentes, [email protected], www.promapmx.com, Monterrey, Nuevo León, México
LA EXCLUSIVIDAD NACE CON EL REGISTRO
Antes de la existencia del Internet y las redes sociales era muy complicado el identificar si un tercero utilizaba-explotaba comercialmente una marca idéntica o semejante en grado de confusión fuera de la zona geográfica cercana a donde el legítimo titular ya contaba con fama y prestigio, además de que la investigación debía ser presencial para generar probanzas o tener convicción de que efectivamente alguien obtenía un beneficio económico por el uso del activo previamente registrado.
Pero ahora es muy simple, ya que la publicidad virtual de negocios hace que se genere un rastro de un posible uso no autorizado de MARCA REGISTRADA, de aquí radica la importancia de generar un registro propio ya que no solamente se evita que un tercero la utilice sino además no se encuadra en supuestos de INFRACCIÓN por introducir al mercado una marca que puede violentar la esfera jurídica y comercial de algún particular que sí realizó los gastos de protección ante el IMPI, ya sea de buena o mala fe. Es por eso que, si usted ya cuenta con una marca o aviso comercial previamente registrados es importante conozca que la Autoridad encargada en Primera Instancia en caso de que alguien utilice sus activos intelectuales marcarios es el mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), tomando como base lo contemplado en el Artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).- Son infracciones administrativas:
I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.
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III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;
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IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
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VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: a).- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero; b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero; c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero; d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
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XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;
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XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;
XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;
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XXVI.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo;
Estas fracciones contemplan los supuestos de INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA POR USO NO AUTORIZADO MARCARIO, existiendo la posibilidad de que en forma conjunta con el IMPI se activen las siguientes medidas contempladas en el artículo 199 BIS de la Ley en comento:
I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;
II.- Ordenar se retiren de la circulación: a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente; b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;
III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la LPI;
IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes,
V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la LPI
VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la LPI.
Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.
Los requerimientos formales para poder activar las Medidas Cautelares son las siguientes:
- Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos: a) La existencia de una violación a su derecho; b) Que la violación a su derecho sea inminente; c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.
- Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y
- Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.
Nosotros como despacho procedemos como primer paso el notificar de forma privada una MANIFESTACIÓN A LA VIOLACIÓN DE UN DERECHO MARCARIO para que se suspenda el uso no autorizado antes de activar los mecanismos de defensa indicados, pero si persiste el acto de competencia desleal HACE QUE SE ENCUADRE EN SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 213 Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE SOLICITAR MEDIDAS PARA QUE SE EJECUTE UNA VISITA DE INSPECCIÓN Y SE RECABEN PROBANZAS INFRAGANTI, debiéndose de complementar con la integración UN EXPEDIENTE (PROBANZAS) QUE CAUSE CONVICCIÓN PARA ACREDITAR QUE SE MATERIALIZAN INFRACCIONES POR USO NO AUTORIZADO DE LA MARCA y actos de confusión en el público consumidor promedio por medio de las siguientes pruebas (listado enunciativo no limitativo):
- FE DE HECHOS DE LA UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB-GRUPO EN RED SOCIAL DEL PRESUNTO INFRACTOR LIGÁNDOLO CON PARTICULAR DETERMINADO
- NOTAS DE VENTAS, FACTURAS: en este caso es fundamental ligar y acreditar el origen del beneficio económico y que es expedido por el PRESUNTO INFRACTOR
- PUBLICIDAD: de igual forma se deben apreciar símbolos que lo relacionen con la marca previamente registrada, esta puede ser visual (anuncios tv), gráfica (periódicos, páginas web, redes sociales, revistas) e inclusive auditiva (anuncios de radio).
Antes de iniciar cualquier acción es fundamental verificar que los productos o servicios con los que oferta su marca registrada estén debidamente clasificados, ya que es posible que sea necesario realizar una extensión de protección en clases relacionadas, recuerde que la Autoridad no solamente tutela sus derechos, también lo de los consumidores que no deben ser objeto de confusión y el registro generado confiere a su titular las siguientes prerrogativas: A) El derecho de uso exclusivo en todo el territorio nacional, sobre la utilización de palabras, diseños y conceptos de los cuales estén constituidos los signos distintivos en los productos o servicios protegidos. B) El otorgamiento de uso y explotación a terceros de los registros, por medio de figuras jurídicas como lo son la Licencia de Uso y Franquicia, con reconocimiento de la colectividad. C) El impedir que un tercero, sin previo consentimiento, explote un signo idéntico o semejante en grado de confusión, en todo el territorio nacional pudiendo utilizar las Herramientas Jurídicas de Protección estipuladas en la Ley de la Propiedad Industrial. D) La ostentación de las leyendas R o M.R.
Esto en forma independiente de los efectos que puedan derivarse de la actuación judicial por medio de una Denuncia Penal y una Acción Civil por concepto daños y perjuicios que se iniciará una vez obtenida la Resolución Administrativa. Así que existe un camino primero por la vía Administrativa y posterior Vía Civil y Penal para supuestos de “piratería”, pero es prioritario no permitir que su marca pierda el carácter distintivo (valor comercial) impidiendo que terceros se aprovechen de su trabajo y esfuerzo, recuerden que LA EXCLUSIVIDAD NACE CON EL REGISTRO.
