18 September, 2021 Revista Digital sobre Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual

Marcas, Cómo prevenirse de problemas legales

Por Carolina Bustos

Si ya se cuenta con una Marca registrada en forma legítima, habrá que poner especial atención en usarla tal cual se registró.

Encontrarse a corporaciones que enfrentan algún proceso jurídico, conciliatorio o de mediación para resolver una controversia en la que se ven inmiscuidos derechos de Propiedad Intelectual e Industrial es cosa de todos los días, pues aunque la competencia es un proceso natural en las actividades mercantiles de las empresas de cualquier sector, muchas ocasiones se salen de los límites que las leyes aplicables establecen.

De los problemas legales más recurrentes, podemos mencionar a aquéllos relacionados con Marcas, pues éste es el signo con el que las compañías se pretenden identificar ante el público y sus competidores; ello sin mencionar otro tipo de funciones con las que cumple, tales como la distintividad, la promoción o la legalidad, en la cual va implícito un carácter estrictamente apegado a la norma jurídica, ya que de lo contrario no podríamos decir que formalmente existe “Marca”.

Las disputas que pueden surgir en materia marcaria pueden ser de diversa índole. Las Infracciones normalmente se presentan cuando una empresa o negocio realiza actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria o comercio que impliquen competencia desleal. La Ley de la Propiedad Industrial establece puntualmente la serie de conductas que pueden llegar a considerarse como tal, encontrándose entre ellas, el usar una Marca idéntica o similar en grado de confusión a otra aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Luego entonces, este tipo de contiendas se dan mayormente cuando no se tiene una Marca registrada, aunque no en todos los casos.

Por otro lado, se entra al terreno de las Nulidades cuando una persona física o moral ya cuenta con una Marca registrada, pero otra compañía que se siente afectada en sus  derechos marcarios, alega que ese registro se adquirió en forma ilegítima o ilegal, ya sea porque se concedió en contravención a alguna disposición legal; porque dicha compañía tiene la posibilidad de demostrar un uso anterior respecto de aquélla; porque la Marca se hubiere otorgado en base a datos falsos plasmados en la solicitud de registro, o bien, porque quien la registró lo hizo de mala fe, al ser un usuario autorizado para explotar una Marca en nuestro país, pero registrada en otro y el usuario la haya protegido en México a su nombre sin el consentimiento del titular de la Marca extranjera. Al demostrarse cualquiera de los anteriores supuestos, toda persona con interés jurídico podrá lograr una nulidad administrativa de una Marca para entonces registrarla como suya o tener la posibilidad a usarla sin que el anterior dueño del registro le impute actos de competencia desleal.

En cuanto a las Caducidades, éstas se actualizan cuando el dueño de una Marca la ha dejado de usar durante tres años consecutivos y otra empresa interesada en adquirirla le pide comprobar que ha cumplido con la obligación de uso que la Ley le impone a todo titular de un registro marcario. En caso de no poderlo demostrar, la Marca se declara caduca y entonces el demandante podrá adquirirla para sí.

Así también, una Marca podrá ser Cancelada cuando su propietario tolera que ésta se haya transformado en un término genérico, es decir, en un nombre técnico o de uso común de los productos o servicios que se amparen con la Marca, en cuyo caso ésta quedaría sin efectos, incluso resultándole a cualquier interesado totalmente imposible registrarla para los mismos servicios o productos, pues ésta carecería de la función primordial de distinguir.

Atendiendo a lo anterior y pensando en evitar incurrir en cualquiera de los altercados antes señalados, un empresario debe partir de contar con una Marca protegida, para al menos tener la seguridad de que no está violando derechos de otras personas. Sin embargo, no basta que se cuente con un título (pues éste pudo haber sido otorgado a pesar de sus vicios), sino que es de suma trascendencia tener el cuidado de que, al generar el signo a proteger, éste no sea descriptivo, engañoso, genérico, carente de distintividad o que constituya el nombre de una persona física sin que se haya obtenido su autorización para registrarse; asimismo habrá de preverse que éste no sea un color, letra o dígito aislado, una reproducción o imitación sin autorización de escudos, banderas o emblemas de cualquier Estado o división política, denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de otra reconocida oficialmente; la traducción a otros idiomas de palabras no registrables o ya registradas en México en idioma distinto; las que reproduzcan o imiten una Marca notoriamente conocida; las denominaciones geográficas; los títulos de obras intelectuales o artísticas, las reservas de derechos de autor; una Marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra aplicada a los mismos o similares productos o servicios; entre otros varios supuestos en que la Ley de la Propiedad Industrial prohíbe extender un título de registro, pero que en ocasiones por inadvertencia, contravención, error o por tener una apreciación distinta, la autoridad concede a favor de los particulares.

Evitando proponer a registro como Marca, términos que incurran en las hipótesis que anteriormente se indicaron, el empresario se estaría evitando en gran medida que su registro sea declarado nulo eventualmente. Ahora bien, si ya se cuenta con una Marca registrada en forma legítima, habrá que poner especial atención en usarla tal cual se registró y preferentemente de manera ininterrumpida por el propio dueño de ésta o bien, por parte de su licenciatario autorizado, cuyo contrato debe estar inscrito ante la Autoridad Competente, sin olvidar además que dicha Marca deberá renovarse cada diez años, a fin de evitar caer en la figura de la Caducidad Administrativa. Es recomendable entonces que si el empresario, propietario del registro, no es quien está facturando los productos o servicios identificados con la Marca o pagando por la publicidad de ésta, sino que lo hace un tercero -pudiendo ser incluso algún familiar o la empresa de la cual es accionista o representante-, debe celebrarse un contrato de licencia de uso para generar el vínculo necesario entre ambos y sólo así, la explotación que le procure el licenciatario a la Marca se entienda efectuado por el titular del registro.

Un empresario también debe asegurarse que su equipo de mercadotecnia y diseño de promoción de sus productos o servicios, esté preparado o asesorado por expertos para que la publicidad que propongan introducir en nombre de la agrupación para la cual trabajan, no viole los derechos marcarios de otras entidades mercantiles, pues es poco común que estos departamentos dimensionen los problemas legales que se pueden suscitar con tan sólo hacer parecer que la empresa tiene una relación o vínculo con otra del mismo sector, al estampar sin cautela en sus proyectos, logotipos, diseños, leyendas o denominaciones confundibles; fonética, ideológica o visualmente con otras ya protegidas a favor de terceros. De esta forma podrá evitarse incurrir en infracciones o en la figura de la competencia desleal.

Finalmente, los dueños de las compañías también pueden eliminar toda posibilidad de que su registro de Marca sea Cancelado ulteriormente, pero para ello no pueden tolerar en modo alguno que ésta se transforme en un nombre técnico o de uso común de los productos o servicios que ampara. Esta figura puede eludirse al indicar en los empaques, embalajes, publicidad o establecimientos, el producto o servicio que se ofrece, en clara distinción de la Marca registrada, asumiendo la postura de que la Marca no es genérica sino notoriamente conocida por el consumidor.

Como vemos, hay maneras de evitar poner en riesgo el activo intangible más importante de una corporación, negocio o establecimiento, y que aseguran la integridad de la Marca, acciones que deben ser acatadas como una Política Empresarial con la que se tenga soporte para una buena defensa en caso que ésta se vea inmersa en un juicio o en una controversia cualquiera con sus competidores.

De presentarse una o más disputas legales en una organización, es preferible acudir con un experto, si no se cuenta con un Departamento Jurídico especializado en materia de Propiedad Intelectual que los atienda y administre responsablemente. Pero indudablemente, habiendo seguido las anteriores recomendaciones, será más factible encontrarse en un escenario positivo o de bajo riesgo e incluso obtener un desenlace favorable a los intereses del empresario cuyas prácticas leales y responsables repercutirán invariablemente en su beneficio. ®

Comparte tu opinión sobre este artículo

Comentarios

Related Posts

Internacionalización y propiedad intelectual

22 noviembre, 2012

22 noviembre, 2012

Por Mónica López/ SNA Abogados Las marcas, diseños, patentes, derechos de autor pueden ser activos muy poderosos para conferir valor añadido...

Generador de ideas

10 julio, 2012

10 julio, 2012

Que estas historias sean el motor para generar ideas para la construcción y selección de marcas que de acuerdo a...

Para nuevas Marcas, un buen diseño

1 agosto, 2012

1 agosto, 2012

Por Ignacio Lanuza En el trámite de registro de Marca puede ocurrir que el diseño se convierta en algo muy...

Cómo defender una Marca en frontera

28 agosto, 2012

28 agosto, 2012

Por José Luis Ramos Desafortunadamente nuestro país tiene el muy dudoso honor de ser el cuarto lugar mundial en producción y consumo...

Las marcas genéricas

5 mayo, 2014

5 mayo, 2014

Sin duda alguna todo empresario busca que su marca o marcas logren niveles muy altos en la mente del consumidor,...

La diferencia de una marca evocativa y una marca descriptiva

29 agosto, 2012

29 agosto, 2012

Por Lic. José Roberto Garza García La vida de una marca nace en el momento en que se desarrolla un...

¿Qué pasó con el anunciado nuevo marco jurídico para las variedades vegetales en México?

3 octubre, 2012

3 octubre, 2012

Por José Antonio Romero / Becerril, Coca & Becerril, S.C. Después de cinco años de haber iniciado con la intención de...

El alcance de protección del aspecto conceptual en función de un correcto registro marcario

12 septiembre, 2013

12 septiembre, 2013

Por Lic. José Roberto Garza García. Si bien es cierto que las ideas como tal no son registrables, o que...

Cobertura Especial Primer Congreso Nacional de Oficinas de Transferencia Tecnológica

3 diciembre, 2012

3 diciembre, 2012

A todas las instituciones presentes en el 1er Congreso nacional red mexicana de oficinas de Transferencia de Tecnología les presentamos...

¿Quieres que tu marca logre posicionarse en la mente de los consumidores, con una imagen clara y diferenciada? Empieza por cambiar los malos hábitos de tu franquicia

14 marzo, 2013

14 marzo, 2013

Por Cinthya Flores La Franquicia Perfecta En los últimos años la forma de hacer negocios ha evolucionado significativamente. Es por ello...

Patentes contra Secretos Industriales

4 julio, 2012

4 julio, 2012

Por Carolina Bustos Los secretos industriales albergan información ventajosa que le genera un beneficio indiscutible a su poseedor. En nuestra legislación de Propiedad Industrial, se...

Consideraciones para tomar en cuenta, en materia de Patentes.

23 agosto, 2012

23 agosto, 2012

Por Roberto Durán González Aún cuando existe un conocimiento básico de la existencia de las patentes entre la población en general,...

Mexicanos son leales a las marcas

1 octubre, 2012

1 octubre, 2012

En México 33 por ciento de las marcas podrían ser inmortales, pues a diferencia de otros países como Estados Unidos...

IMPI incluye al mezcal michoacano en Denominación de Origen

28 noviembre, 2012

28 noviembre, 2012

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicó la modificación en la declaratoria que añade a municipios michoacanos que producen...

Personajes que marcan la diferencia

18 junio, 2012

18 junio, 2012

Por Manuel Cazares El verdadero éxito tiene que ver con hacer cosas que otros no se atreven a hacer, y...

Comments
Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.