22 April, 2019 Revista Digital sobre Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual

LA DIRECTIVA DE LA UE SOBRE SECRETOS COMERCIALES IMPORTANTES CONSECUENCIAS MUNDIALES

(Primera parte) 

FUENTE: SANTIAGO NADAL, Lawyer Specialized in IP Law Director-SN Abogados, [email protected], www.snabogados.com, Colegio de Abogados de Barcelona, Barcelona, Spain.

El 8 de Junio de 2016, entró en vigor en la Unión Europea la importante Directiva sobre Secretos Comerciales, conocida oficialmente como Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo. Trata de proteger el conocimiento no divulgado y la información comercial (secretos comerciales).

Esta Directiva ha estado en el cajón, desde entonces. En principio, no es directamente aplicable. Cada Estado miembro de la Unión Europea debe “transponerla” a su Derecho nacional; y tienen tiempo hasta el 9 de Junio… ¡de 2018! Si, para esa fecha, algún Estado miembro no ha “hechos sus “deberes”, la Directiva podría ser aplicada directamente por los tribunales nacionales de la Unión Europea, en relaciones “horizontales” entre las partes. Pero esto debe ser estudiado caso por caso, porque no es una cuestión clara.

La nueva Directiva es importante. Regula un área carente de una buena protección, a nivel de la Unión Europea. Muchos países de la Unión tenían normas para proteger los secretos empresariales. Por ejemplo, España tiene una buena Ley de Competencia Desleal, que se aplica desde hace más de veinte años. Pero las reglas diferían, de un país a otro. Así, no todos los Estados de la UE permitían la aplicación judicial de medidas cautelares, en relación con los secretos comerciales.

La nueva Directiva modifica el panorama. Uniformiza las normas comunitarias y nacionales sobre secretos empresariales. Establece una protección mínima a escala de la Unión Europea. También establece normas generales de interpretación, que ayudarán a los tribunales en todos los Estados miembros.

UN LARGO PREÁMBULO… PARA ENTENDER LA DIRECTIVA

Como muchas otras Directivas y Reglamentos de la UE, la Directiva sobre Secretos Comerciales tiene un largo Preámbulo… con… ¡40 Considerando previos! Estos son importantes, porque ayudarán a interpretar la Directiva. La Directiva establece que los tribunales nacionales que deben tenerla en cuenta, al aplicar tanto la Directiva como las leyes locales sobre competencia desleal y / o protección del know-how.

El preámbulo se refiere a consideraciones generales: ¿Qué know-how / secretos comerciales merecen ser protegido? o ¿Qué es confidencialidad? Insiste en la necesidad de una definición homogénea y amplia de:

“Secreto Comercial”, incluida la información comercial y tecnológica, que necesita protección; y

Apropiación, uso o revelación “ilegales”, y la necesidad de impedir que suceda.

Se deja claro que debe protegerse especialmente el know-how, como secreto comercial, si se quiere después defenderlo ante los tribunales. Esta protección debe incluir medidas concretas, como restricciones de acceso, o cláusulas de control del conocimiento y confidencialidad.

El Preámbulo destaca la importancia de los secretos comerciales para las PYMEs, como medio de proteger sus conocimientos e investigación; y la necesidad de medidas de protección rápidas y eficaces. Pero aclara que la protección no debe ser utilizada para prohibir a terceros el I + D independiente; ni para restringir la libertad de expresión o de información.

También establece el sistema, para calcular las indemnizaciones por infracción de secretos comerciales. Acepta que se pueden aplicar “sanciones” / multas. Aunque pone de relieve el principio de “proporcionalidad” del Derecho de la Unión Europea: no debe aplicarse ninguna medida más allá de la protección del know how, que pongan en peligro la libertad de competencia; y las indemnizaciones deben tener en cuenta las circunstancias del caso. Permite la sustitución de las medidas cautelares judiciales, por una fianza.

El Preámbulo distingue entre (y los artículos luego regulan de forma diferenciada) las medidas cautelares y las sentencias finales de los tribunales. Explica cuándo se pueden aplicar medidas cautelares. Justifica que las decisiones judiciales puedan aplicarse, también, a las importaciones procedentes de fuera de la UE.

El preámbulo deja claro que la Directiva no debe utilizarse para restringir la competencia leal. Esto es importante: las empresas recurren a menudo a acciones judiciales, en base a la competencia desleal, para hacer la vida difícil a sus competidores. Sin embargo, se permite que las decisiones judiciales se publiquen en los medios de comunicación.

También deja claro que no debe aplicarse para restringir o distorsionar el Derecho de la Competencia europeo: artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El Preámbulo pone de manifiesto que las normas de la UE son un umbral mínimo, pero cada país puede aplicar una protección más estricta.

LOS ARTÍCULOS ESPECÍFICOS: REGLAS PAN-EUROPEAS

Los Artículos 1 a 16 de la Directiva traducen los anteriores principios generales en normas concretas.

FUNCIONAMIENTO DE LOS SECRETOS COMERCIALES

La Directiva (Artículo 1) insiste en que los Estados miembros pueden tener normas más estrictas para defender los secretos comerciales; ésta sólo fija una protección mínima. Repite que la protección de know how no puede afectar / limitar: la libertad de expresión; ni el derecho de los empleados a utilizar sus conocimientos (que no sean un secreto), ni su experiencia o habilidades.

El Artículo 2 de la Directiva incluye importantes definiciones. Por ejemplo, define “Secreto Comercial”, como información:

Desconocida o no fácilmente accesible en los círculos que normalmente se use esta información;

Con valor comercial como secreto; y

Mantenida como secreto, adoptando las medidas de protección razonables.

Esta formulación es similar a anteriores definiciones de qué sean conocimientos técnicos protegibles, ya emitidas por los tribunales de la UE.

La Directiva (Artículo 3) considera que la adquisición de secretos comerciales es lícita, cuando se hace a través de:

Descubrimiento o creación independientes. Por tanto, no se considera ilegal (a diferencia de en patentes o diseños) la llegada independiente al mismo resultado.

Estudio, desmontaje o prueba de productos accesibles al público o adquiridos legal y libremente. Por lo tanto, la ingeniería inversa no está prohibida.

La Directiva somete estas consideraciones a la legislación de los Estados miembros. Por tanto, considerará adquisición legal lo que la ley nacional considera legítima.

El Artículo 4 considera ilegal:

La adquisición de un secreto comercial sin el consentimiento de su titular, si se hace a través de:

– Acceso no autorizado a documentos, objetos, materiales, sustancias o archivos electrónicos, relacionados con el secreto comercial.

– Actividades contrarias a “prácticas comerciales honestas”.

El uso / divulgación de un secreto comercial, sin el consentimiento de su propietario si:

– Si se adquirió ilegalmente.

– Se infringe un acuerdo de confidencialidad; o cualquier otra obligación (contractual o legal) de no divulgación o de uso limitado.

Estas prohibiciones de adquirir, utilizar y divulgar no requieren mala fe estricta. Incluyen los casos en que la persona involucrada debía saber que era ilegal utilizar el secreto comercial.

También cubren la producción, oferta o puesta en el mercado de mercancías infractoras.

LÍMITES A LA PROTECCIÓN DEL SECRETO COMERCIAL

Los Artículos 5 a 8 establecen ciertos límites razonables para evitar la protección “excesiva” del know how.

Por ejemplo, no cabe otorgar protección judicial, que sea contraria a la libertad de expresión o impida revelar una conducta ilícita, o impida el ejercicio de un “interés legítimo”. Esta última excepción puede ayudar, cuando se intente utilizar la Directiva, para obstaculizar a las empresas competidoras.

Esta sección incluye un límite general a las medidas judiciales aplicables. Deben ser justas… razonables… eficaces… Deben ser proporcionales al caso y evitar la creación de barreras al comercio dentro de la UE.

Finalmente, incluye un plazo de prescripción (Artículo 8). Remite los detalles a las normas procesales nacionales. Pero fija un período máximo de seis (6) años de prescripción.

La segunda parte del artículo se publicará en viernes 14 de julio.

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