28 September, 2021 Revista Digital sobre Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual

LA DIRECTIVA DE LA UE SOBRE SECRETOS COMERCIALES IMPORTANTES CONSECUENCIAS MUNDIALES

(Segunda parte)

FUENTE: SANTIAGO NADAL, Lawyer Specialized in IP Law Director-SN Abogados, [email protected], www.snabogados.com, Colegio de Abogados de Barcelona, Barcelona, Spain.

La primera parte del artículo se publicó el miércoles 12 de julio.

LOS PAÍSES DE LA UE PUEDEN TENER NORMAS MÁS ESTRICTAS

Para proteger los secretos comerciales, la Directiva (Artículos 9 y siguientes) ordena a los Estados miembros que garanticen protección, frente a la adquisición, uso y divulgación ilegales de secretos comerciales. Pero éstas no pueden crear obstáculos al comercio dentro del mercado interior de la UE.

Procedimientos Judiciales 

La Directiva establece que los procedimientos judiciales por infracción de secretos comerciales deben garantizar que las partes implicadas (incluido el demandante y el demandado) respeten la confidencialidad del secreto comercial. Esto incluye el acceso restringido a documentos o audiencias… incluso al texto completo de la Sentencia o Decisión del tribunal.

La Directiva (Artículo 10) dispone que los Estados miembros velarán por que se adopten medidas cautelares cuando sea necesario. Podrán incluir:

  • Cese en el uso del secreto comercial; y/o fabricación y comercialización.
  • Incautación de bienes infractores; incluidas las mercancías importadas.

Los Estados miembros deben dar al infractor la posibilidad de presentar una fianza, para levantar o evitar la medida cautelar.

La medida cautelar sólo se puede aplicar si el tribunal está convencido de que el demandante es el propietario legal del secreto comercial; en España, lo llamaríamos “fumus boni juris”. El tribunal debe tener en cuenta:

– El valor del secreto comercial.

– Medidas adoptadas para protegerla.

– Actividad del demandado, al adquirir, utilizar o revelar el secreto comercial.

– Impacto del uso o divulgación.

– Intereses legítimos de terceros.

Esto es importante, ya que ofrece a los abogados un apunte de lo que se considera secreto comercial, de acuerdo con la Directiva.

En términos generales, el juez debe tener siempre en cuenta el interés público y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El demandante que obtenga unas medidas cautelares judiciales, ha de presentar una reclamación / demanda sobre el fondo, en un plazo “razonable”: de acuerdo con las normas del Estado miembro; o (si el Estado no tiene tales reglas) dentro de 20 días hábiles (o 31 días naturales, el plazo que sea más largo).

La parte que solicita medidas cautelares habrá de depositar una fianza, para asegurar la indemnización por los daños que pueda sufrir la demandada. Y tendrá que compensarla, si la orden judicial se levanta o resulta infundada.

La Directiva (Artículo 12) establece una lista de posibles medidas provisionales que podrían ser aplicadas por el juez, a solicitud de la demandante, a expensas del infractor:

  • Cese y desistimiento; o prohibición de uso / divulgación.
  • Prohibición de fabricar, almacenar, ofrecer, colocar en el mercado.
  • Importar y exportar.
  • Destrucción de documentos, objetos, material, sustancia, archivos electrónicos …
  • Su entrega al demandante.

El demandante también puede solicitar:

– Recuperación de mercancías; o que se les priva de su calidad de infractor.

– Destrucción o retirada de bienes del mercado.

Estas medidas no sustituyen ninguna reclamación por posibles daños y perjuicios.

Las medidas cautelares pueden levantarse, si el demandado deposita una fianza, para pagar a la parte lesionada. Pero sólo se levantarán las medidas, si:

– El demandado no sabía que el secreto comercial había sido obtenido ilegalmente.

– Las medidas causan al demandado un daño desproporcionado.

– La fianza ofrecida es razonable.

Esta fianza no puede exceder la “regalía hipotética”, que el demandado habría pagado al demandante, para usar el secreto comercial.

Consecuencias de la infracción del secreto: indemnización, publicidad, multas

El Artículo 14 de la Directiva establece que el infractor que actúa de mala fe, o negligentemente (“quién sabía o debería”) debe indemnizar los daños y perjuicios sufridos. El monto debe ser el del perjuicio realmente sufrido por el demandante.

La Directiva establece criterios para calcular los daños, pero no son un numerus clausus:

– Ganancias perdidas por el infringido.

– Ganancias injustas obtenidas por el infractor.

– Daños morales.

Los daños y perjuicios se pueden calcular, como mínimo, con base a los “derechos hipotéticos” que se hubieran pagado, por usar el secreto comercial.

Consecuencias de no acatar las órdenes del tribunal

La Directiva (Artículo 16) establece otro tipo de sanción: la publicación de la decisión del judicial contra el infractor. Esta no es una decisión automática. El juez debe tener en cuenta:

  • Valor del secreto comercial.
  • La conducta de infractor.
  • Impacto del uso / revelación ilegal.
  • Probabilidad de repetición.
  • Imagen y reputación del infractor.

El Artículo 15 también prevé sanciones, aplicables al infractor, si no cumple con los mandamientos judiciales. Se refiere específicamente a las multas. Sin embargo, el reclamante podría solicitar otras de sanciones, cuando fuera necesario. Por ejemplo, estas desobediencias podrían considerarse un delito en España: desobediencia a la autoridad judicial, delito incluido en el Código Penal español.

Esta Directiva no es de aplicación inmediata en los Estados miembros de la UE. Sin embargo, los tribunales de la UE vienen declarando que las Directivas pueden ser aplicadas directamente por los tribunales de los Estados miembros, en las relaciones “horizontales” entre las partes, si no han sido transpuestas.

En cualquier caso, esperemos que se transponga a tiempo.

MEDIDAS PRÁCTICAS PARA PROTEGER LOS SECRETOS COMERCIALES

En términos prácticos, la Directiva está empujando a las empresas a tomar medidas para proteger su know how. Estas medidas serán un requisito previo, si quieren evitar que dicha información escape de su control.

La Directiva no es clara acerca de las medidas específicas, que deben tomarse para proteger sus secretos. Sin embargo, en mi práctica como abogado, he visto que es aconsejable hacer lo siguiente:

– Identificar la información / know how a proteger. Esto implica revisar los conocimientos, datos, documentos…

– Señalar la información secreta como tal. Para que cualquiera que se ocupe de esta información y de los documentos sea consciente de ello.

– Especificar, por escrito, los diferentes niveles de confidencialidad de los documentos, y de los empleados. Con reglas claras y obligatorias.

– Aplicar medidas de protección para la información confidencial, incluida la protección del software.

– Aplicar las normas y políticas de confidencialidad; y revisarlos periódicamente.

– Hacer que los empleados y contratistas conozcan que las reglas son obligatorias.

– Decidir sobre las personas responsables, que controlarán el funcionamiento y la aplicación de las medidas.

– Incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos con empleados y contratistas.

Esperemos que estas medidas preventivas eviten la “fuga” de know-how de las empresas.

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