4 March, 2021 Revista Digital sobre Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual

FLANAX: EL DOLOR DE CABEZA DEL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.

FUENTE: Arturo Ishbak Gonzalez, Intellectual Property Attorney, Brinks, Gilson & Lione, US

Esta columna analiza la decisión del Cuarto Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos en la demanda por publicidad falsa, falsa asociación y cancelación de registro marcario promovida por Bayer en contra de Belmora por el uso engañoso de su marca renombrada FLANAX en los Estados Unidos.

 

Cuando empecé a estudiar Derecho marcario recuerdo que en una de mis primeras clases aprendí el principio de territorialidad según el cual, los derechos marcarios existen en cada país únicamente de acuerdo con el esquema legal del país en cuestión. Sin embargo, la doctrina de las marcas renombradas en los Estados Unidos presenta una excepción a dicho principio fundamental. De acuerdo con esta doctrina, los derechos marcarios rebasan las fronteras nacionales únicamente con base en la reputación de la marca. Un ejemplo de esta excepción es la decisión emitida por el Cuarto Circuito en el caso de FLANAX que analizo en esta columna.

 

La multinacional alemana Bayer es propietaria de la marca FLANAX en México y ha vendido tabletas analgésicas de naproxeno bajo esta marca en México desde la década de 1970. Belmora LLC es propietaria de la marca FLANAX en los Estados Unidos y ha vendido tabletas analgésicas de naproxeno distinguidas con esta marca desde 2004. Bayer demando a Belmora argumentando que el uso de la marca FLANAX por parte de Belmora deliberadamente engaña a los consumidores mexico-americanos al hacerles creer que están comprando el producto de Bayer.

 

Inicialmente, Bayer registro la marca FLANAX en México para productos farmacéuticos, analgésicos, y anti inflamatorios. Las ventas de FLANAX por parte de Bayer suman cientos de millones de dólares, siendo que una porción importante de estas ventas se da en ciudades mexicanas en la frontera con los Estados Unidos. La marca FLANAX de Bayer es renombrada en México y otros países Latinoamericanos, así como para mexico-americanos en los Estados Unidos, sin embargo, Bayer nunca ha anunciado o vendido su marca FLANAX en los Estados Unidos. Por el contrario, Bayer vende el mismo producto bajo la marca ALEVE en los Estados Unidos.

 

Belmora empezó a vender FLANAX en los Estados Unidos en 2004, registrando la marca un año después. Los empaques de FLANAX de Belmora son prácticamente idénticos a los empaques de FLANAX de Bayer en México. Más aún, Belmora realizó declaraciones insinuando que su producto FLANAX es el mismo producto que el vendido por Bayer en México.

 

El Tribunal de Apelaciones de Marcas en los Estados Unidos (TTAB) canceló el registro de marca de Belmora con base en uso engañoso de la marca. Mientras tanto, Bayer presentó una nueva demanda por publicidad falsa. Una vez que los dos casos fueron consolidados, la Corte de Distrito revirtió la decisión del TTAB que ordenó la cancelación del registro de Belmora y desestimo las causales de falsa asociación y publicidad falsa. Bayer apeló ambas decisiones.

 

Durante la apelación, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito (la “Corte”) emitió la resolución analizada en esta columna en el caso identificado como Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG and Bayer Healthcare LLC, Apelación No. 15-2335 (Marzo 23, 2016) [precedente].

 

El Cuarto Circuito revocó la sentencia de la Corte de Distrito y regresó el caso a la Corte de Distrito para consideraciones adicionales. Las principales cuestiones discutidas en la decisión analizada en esta columna fueron i) falsa asociación y falsa publicidad con fundamento en la sección 43 (a); y ii) Cancelación de la marca registrada de Belmora.

 

Respecto a la falsa asociación, la Corte sostuvo que la redacción evidente de la sección 43 (a) no requiere que el demandante posea o haya usado una marca en el comercio en los Estados Unidos como un elemento necesario para la procedencia de la acción. Lo que sí requiere ésta sección es que Bayer esté en posibilidad de ser dañada por el “uso en el comercio” del FLANAX de Belmora y los anuncios relacionados con el mismo.

 

La Corte concluyó que la autorización amplia de la sección 43 (a) – la cual permite otorgar interés jurídico a “cualquier persona que crea que existe la posibilidad de ser dañada” – no debería ser interpretada de forma “literal” para alcanzar los límites del interés jurídico del Artículo III, ya que está enmarcado por 2 “principios de fondo”, lo cuales podrían superponerse.

 

Primero, el demandante debe ubicarse en la “zona de interés” protegida por la legislación. Segundo, la causa de acción legal está limitada a demandantes cuyos perjuicios sean por una causa próxima a la violación del precepto legal.

 

Antes de aplicar los principios mencionados en el párrafo anterior al caso concreto, la Corte hizo énfasis en la importancia de tener en mente que el caso en estudio es un caso de competencia desleal, no una infracción de marca.

 

Ahora bien, en relación con el primer principio, Bayer argumentó que la asociación engañosa de Belmora con el FLANAX de Bayer ha causado que los consumidores de Bayer compren el FLANAX de Belmora en los Estados Unidos en lugar de comprar el FLANAX de Bayer en México. La Corte entonces concluyó que Bayer alegó correctamente la falsa asociación de la sección 43 para el propósito de la zona de interés del primer principio. Los argumentos de Bayer reflejaron que su demanda impulse el propósito de la sección 45 de prevenir “el uso engañoso de las marcas” en el “comercio controlado por el Congreso.”

 

Respecto al segundo principio, la Corte sostuvo que los consumidores del FLANAX de Bayer en México cerca de la frontera podrían verse engañados al comprar FLANAX ya que cruzan la frontera para comprar diferentes artículos entre los cuales se encuentra el producto de Belmora vendido en los Estados Unidos. Segundo, Belmora fue acusada de haberse dirigido específicamente al mercado mexico-americano en los Estados Unidos que ya estaba familiarizado con la marca FLANAX debido a las compras del producto de Bayer en México. La Corte razonablemente infirió que algunos de estos consumidores comprarían el FLANAX de Bayer a su regreso a México, aún sin haber sido confundidos por el producto de Belmora. En consecuencia, la Corte concluyó que Bayer cumplió con los requerimientos de su demanda referentes a los perjuicios sufridos por una causa próxima a la violación del precepto legal argumentado.

 

La Corte también concluyó que el Acta Lanham permite a Bayer proceder con sus dos causales de publicidad falsa y falsa asociación. Vale la pena mencionar que aunque la Corte concluyó que Bayer había presentado argumentos suficientes para proceder conforme a la sección 43 (a), Bayer no puede obtener remedio legal sin evidencia del perjuicio causado por la conducta de Belmora. La Corte sostuvo que Bayer sólo contaba con el derecho de probar su caso.

 

Al otorgar a Bayer esta oportunidad, la Corte no concluyó que Bayer tiene algún derecho marcario específico sobre la marca FLANAX en los Estados Unidos ya que Belmora es la propietaria de ésta marca. Sin embargo, los derechos marcarios no incluyen usar una marca para engañar a los consumidores como una forma de competencia desleal, tal como fue alegado en nuestro caso.

 

Por otro lado, respecto a la cancelación del registro marcario propiedad de Belmora, la Ley establece que el demandante debe probar que el titular del registro deliberadamente busco hacer pasar sus productos como si fueran los del demandante.

 

Aplicando los mismos principios usados para las causales de publicidad falsa y asociación falsa, la Corte concluyó que el Acta Lanham permite a Bayer presentar la cancelación de registro en contra de Belmora. La cancelación de Bayer se encuentra dentro la zona de interés del Acta Lanham porque esta prevé el “uso engañoso de las marcas.” Asimismo, Bayer argumentó adecuadamente un perjuicio sufrido por una causa próxima a la violación del precepto legal por parte de de Belmora por las mismas razones previamente mencionadas en las causales de asociación falsa y falsa publicidad.

 

Finalmente, el 23 de Mayo de 2016, la misma Corte negó a Belmora su petición de reconsideración de dicha decisión. Por lo anterior, este caso regresará a la Corte de Distrito para que ésta emita una nueva resolución en atención a las consideraciones del Cuarto Circuito. Aunque este caso claramente muestra la excepción del principio de territorialidad, puedo prever que el FLANAX de Belmora seguirá siendo un dolor de cabeza para Bayer por largo tiempo.

Arturo Ishbak Gonzalez

Twitter: @ArturoIshbak

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