21 September, 2019 Revista Digital sobre Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual

¿Cómo afecta una incorrecta clasificación a nuestra marca?

FUENTE: Fernando Raúl Murrieta y de la Brena Dávila.

Estudiante de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cursando el décimo semestre. Desde hace 4 años asiste al Departamento de Derechos

de Autor de dicha Universidad. Realizó prácticas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Clasificación de las Marcas

Tal vez el punto más importante en una solicitud marcaria sea la descripción de los productos o servicios para los cuales queremos amparar nuestra marca, todo esto de acuerdo al Clasificador Internacional surgido en virtud del acuerdo internacional multilateral concluido en la Conferencia Diplomática de Niza de 1957, surgiendo así el Clasificador Internacional de Niza.

Cómo afecta una incorrecta clasificación a nuestra marca?

 

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Muchas veces no sabemos la forma correcta de clasificar una marca, por ejemplo, como editorial, podemos dudar si debemos amparar los productos de la clase 16 o los servicios de la 41 o los soportes materiales de la 9. Como segundo ejemplo, si una repostería presta el servicio de cafetería; donde se pueden consumir los productos que fabrica, surge la controversia si debe clasificarse en los servicios de restauración (restaurantes), que ampara la clase 43, o debe proteger los productos de pastelería, confitería, que protege la clase 30 o ambas.

Existen casos de tiendas menudistas que registran su marca amparando los productos que venden, lo que deberían de amparar es el servicio de gestión comercial encasillado en la clase 35 de dicho clasificador. Esto quiere decir que, si bien se es titular de una marca registrada vigente carece de validez legal, toda vez que siendo usada por su titular o un tercero acreditado no protege lo que pretendía.

Ilustrar el párrafo anterior el supuesto de la tienda “Krepidoy”, la cual vende ropa, calzado y artículos de sombrerería encasillados en la clase 25; su dueño pretendía proteger su marca para esos productos, pero resulta que su tienda es un facilitador de productos al menudeo, es decir, su tienda no fabrica los productos que vende, él sólo los consigue al mayoreo con diferentes distribuidores y diferentes marcas. Por lo que el registro de marca debería de estar encasillado en la clase 35, que protege la actividad de venta y distribución.

Como ejemplo contrario tenemos que la tienda “Famsa” en la clasificación 35, vende productos de diferentes marcas: “Whirpool”, “Mabe”, “LG”, “Toshiba”, etc. Pero difícilmente encontraremos un televisor, un microondas, un refrigerador o un centro de lavado marca “Famsa”.

Lo recomendable para este tipo de casos es registrar la marca protegiendo los productos o servicios que nuestra empresa se encuentre realizando en ese momento, posteriormente, si se quiere expandir la protección marcaria y la actividad comercial o industrial, se procederá a uno o más registros de marca.

 

Consecuencias Jurídicas por la Incorrecta Clasificación. —

No es prudente registrar una marca amparando productos o servicios que no son realizados por la empresa, ya que algún tercero interesado intentará registrar una marca similar a la que nosotros registramos y podrá exigir, mediante el procedimiento de caducidad marcaria, la comprobación del uso de la marca para los productos o servicios amparados y si no tenemos forma de demostrar que realizamos ese servicio o fabricamos ese producto se dictará la caducidad de nuestra marca por falta de uso.

Reiterando lo anterior, si el titular de una marca presenta diversas facturas para acreditar el uso de la marca, pero en ellas no se precisa el uso de la marca en los productos para los que fue registrada, es evidente que se actualiza la caducidad de dicho registro marcario, según lo asentado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.[1] Recordemos que la clasificación de los productos se basa en a los siguientes principios: el que atiende a su función o su destino, el que versa en la analogía con otros productos, el que alude al material predominante del que está hecho o su modo de funcionamiento, por ejemplo, los estuches se clasifican en relación con los productos que éstos van a contener. Mientras que la clasificación de servicios se basa en los principios siguientes: el de las ramas que propone el clasificador, el que refiere la analogía con otros servicios, en cuanto a los servicios de alquiler atienden al producto principal objeto del alquiler, el de los servicios de asesoramiento o consulta que se clasifican en la misma clase que los servicios sobre los que se es objeto el asesoramiento.

 

Ejemplo de Multi-Clasificación. ―

Cuando una empresa usa su signo distintivo principal, por ejemplo la marca “Costco”, le sirve para indicar el servicio de comercialización, es decir el servicio de tienda; un facilitador de productos para los consumidores, ahora bien, la empresa titular de la marca “Costco”, atinadamente registró la marca “Kirkland” protegiendo así abarrotes clasificados en la clase 30, ropa protegida por la clase 25, y diversos productos los cuales podemos encontrar en tiendas “Costco”.

Otro ejemplo similar es el de la marca de servicio “Walmart”, la cual su titular posee una marca de productos denominada “Great Value” marca que se encuentra en las tiendas “Walmart”.

 

Concluyendo. —

El uso fuera de la esfera de clasificación de la protección marcaria puede ocasionar la caducidad del registro, lo cual causaría un gran daño a nuestra empresa, ya que todo lo invertido en la marca y/o en publicidad se convierte en capital que no se podrá recuperar fácilmente, tener a la mano nuestra edición del Clasificador Internacional de Niza vigente o bien, procurar una atinada asesoría en materia de propiedad industrial nunca está de sobra.

 

Referencias:

http://www.wipo.int/classifications/nice/es/

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/esnrem.htm

http://200.94.19.138:8080/SCJI/

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/home

[1]
[1] Tesis: V-TASS-159.

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