La Dilución Marcaria

la dilucion marcaria

03/11/2011 • Saber más • Visto: 433

 

Por: Juan Ángel Garza Vite

Este fenómeno puede producir daños irreversibles en el valor de una marca comercial llevando a que los consumidores no la distingan de la competencia; sin embargo, es muy difícil de traducir en prueba concreta por ser un concepto etéreo y abstracto.

 Encontrar una definición acertada para el fenómeno de la dilución marcaria es complicado básicamente por tres principales motivos. Primeramente, porque la dilución comienza en la mente de todo consumidor, en segundo lugar porque dicho término provoca un daño importante e intangible, y tercero porque la palabra dilución nace para definir el debilitamiento de una sustancia a la que se le agrega agua, por lo que al llevarlo al contexto del sistema marcario pasa a convertirse en una simple metáfora.

Según palabras de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el término dilución se define como la disminución de la capacidad distintiva1 de una marca notoria o famosa para identificar productos o servicios, sin importar la presencia o ausencia de: (i) competencia entre el propietario de una marca notoriamente conocida o famosa y otros productos/servicios, o (ii) probabilidad de confusión, error o engaño.

La jurisprudencia alemana tiene el mérito de haber iniciado en el continente europeo una línea jurisprudencial tendente a conferir una protección reforzada a la marca dotada de notoriedad o fama y por tanto, una protección contra la dilución a través de dos sentencias dictadas en aquel país en 19232 y 19243; sin embargo, el concepto de protección frente a la dilución toma fuerza formalmente en el continente americano en 1995 con la Federal Trademark Dilution Act de EUA (FTDA), marco jurídico que busca proteger a las marcas famosas contra el uso no autorizado por parte de terceros, proveyendo una causa de acción o solución legal. Doctrinarios han sostenido que sólo las marcas notoriamente conocidas y famosas deben de protegerse contra la dilución, sin embargo, si bien es cierto que para este autor el aguamiento o la pérdida de la distintividad se puede dar en principio respecto de cualquier marca,4 más cierto es que tal excepcional nivel de protección sólo debería de otorgarse a las marcas citadas5, ya que de lo contrario el tan llamado principio de especialidad de las marcas perdería su razón de ser.

Existen casos como el asunto Nike6 para ropa deportiva y cosméticos; o bien, el de Mercedes Benz7 para automóviles y ropa interior masculina. En estos casos, el eje central de la dilución radica en determinar si el uso de la marca por un tercero provoca una disminución gradual de la capacidad distintiva de la marca8 en la mente del consumidor o si éste puede retener en su mente dos o más marcas sin que se altere su poder distintivo.

La dilución puede producir daños irreversibles en el valor de una marca comercial llevando a que los consumidores no la distingan de la competencia. El hecho anterior no es menor puesto que para alcanzar un sitial de privilegio en la mente de los consumidores, las empresas deben desarrollar grandes campañas promocionales o publicitarias, tener años de interacción con los clientes, realizar grandes inversiones en fortalecimiento de imagen, es decir, destinar mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Es por esto que resulta imprescindible que todo marco jurídico marcario proteja a estas marcas frente a la posibilidad de dilución de su poder causada por otras empresas que, actuando de mala fe, buscan aprovecharse de la imagen de las marcas notoriamente conocidas o famosas para beneficio propio.

Como se ha mencionado, la dilución nace en la mente de los consumidores y es por esto que resulta imperante analizar este concepto desde un punto de vista psicológico, toda vez que tiene implicancias en variables como el reconocimiento, la recordación, las asociaciones y la fidelidad.9

Reconocimiento: Este factor determina la capacidad de los consumidores de identificar a una marca. Tal concepto es esencial, dado que si el cliente no es capaz de reconocer una marca, todo el esfuerzo realizado será en vano. Por ejemplo, la dilución causada por una marca de nombre o envase muy similar al original, dificultará la capacidad del consumidor para distinguir una de otra, con esto el consumidor puede experimentar un sentimiento de frustración al darse cuenta que el producto que adquirió no era el deseado.

Recordación: Se trata de ser el primero de la lista en una determinada categoría de productos o servicios. A modo de ejemplo, si la marca original se utiliza por terceros en otras categorías de productos o servicios, al consumidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la categoría de productos a la que pertenece, es decir, existe una pérdida de dominancia.

Asociaciones: Se refiere a los atributos que surgen en la mente de los consumidores cuando se menciona una marca sean positivos o negativos. Por ejemplo, un tercero que utilice en otra categoría de productos una marca asociada a productos de alta calidad y fábrica productos de baja calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de la marca original.

Fidelidad: Es la elección de una marca por el consumidor ante alternativas de características similares. Claramente un consumidor que no puede distinguir entre dos productos no podrá ser fiel a uno de ellos, por lo que la dilución también afecta indirectamente a esta variable.

El problema de la dilución marcaria radica en que resulta ser de difícil prueba. Se puede definir pero no se puede ver. Se trata de un fenómeno distinto de la confusión o infracción de marcas. Podemos decir que se funda en una apreciación psicológica porque se manifiesta en la disminución gradual de la vitalidad de un signo comercial en la mente del consumidor, que por más que sea comprensible en teoría, es muy difícil de traducir en prueba concreta por ser un concepto etéreo y abstracto. Así pues, el tema de la dilución resulta esencialmente subjetivo.10

1Jueces argentinos se han referido al concepto de dilución utilizando expresiones como aguamiento, debilitamiento, pérdida, erosión y dispersión del poder distintivo de una marca. En Chile se habla de dilución como “una infección que, si la dejas expandirse, destruirá inevitablemente el valor comercial de una marca” (Mortellito v. Nina, 1972); o bien, como “un cáncer que crece alimentándose de la reputación de una marca ya establecida” (Allied Maint. Corp. v. Allied Mech. Trades Inc., 1977).

2 Véase sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Chemnitz de 11 de abril de 1923, caso “4711”, en la que el juez resolvió que la utilización de la marca “4711” por parte del demandado erosionaba la fuerza distintiva y la potencia publicitaria de la marca “4711” de la parte demandante. Esta sentencia subrayó que a medida en que se incrementara el número de empresas que introdujeran en el mercado sus productos bajo la marca en cuestión, correlativamente resultaría perjudicada la fuerza distintiva de la marca.

3 Véase sentencia del Tribunal de Primer Instancia de Elberfeld de 11 de septiembre de 1924, caso “ODOL”, en la que dicho Tribunal alemán sostuvo que la fuerza distintiva de la marca “ODOL” de la parte demandante aguaba o debilitaba como consecuencia del uso de la misma, inclusive para productos o servicios diferentes

4 Véase caso “NICKELODEON” Viacom International Inc. v Legend S.A. (Argentina) s/cese de oposición al registro de marca, causa No. 5.347/97, CNCiv y Com. Federal, Sala II, 6/2/2003.

5 Tal es el caso de la Ley de la Propiedad Industrial en nuestro país, ver artículo 90 fracción XV, inciso d).

6 Ltd and Another v Network Management Ltd and Others (High Court, Chancery Division, United Kingdom, 22 July, 1994).

7 Daimler Benz Aktiengesellschaft and Another v Hybo Hindustan. 1994. India.

8 En el caso Herrera Paloma v Carolina Herrera SA y otro s/cese de oposición al registro de marca, causa No. 455/97, CNCiv y Com. Federal, Sala III, 12/9/03., la Cámara argentina estableció que la marca “CAROLINA HERRERA” era una marca notoria y como tal “con derecho a tutela rigurosa, a fin de evitar el aprovechamiento espurio del prestigio ajeno y vedar el daño que provocaría al titular del signo la proliferación de marcas más o menos semejantes por el aguamiento de su poder distintivo o dilución, es decir, la ruptura de la relación marca/producto”.

9 Gianni Dellafiori Albala – Francisco Urzúa Edwards, “Marcas propias y dilución: La copia en el etiquetado a las marcas famosas”.

10 Iris V. Quadrio, “Dilución en La Argentina. Evolución del concepto. Marco normativo. Análisis de Jurisprudencia local”.

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